Andreoli - Marcas e Patentes

Alteração do regime jurídico das marcas na União Europeia
- Nova Diretiva e Regulamento -



Informamos que foi aprovado o novo Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015, que vem alterar o Regulamento sobre a marca comunitária. O regulamento de alteração entrará em vigor no dia 23 de Março de 2016 (ainda que algumas alterações só venham a vigorar em Outubro de 2017) e substituirá o Reg. 2008/95/EC.
Cumpre informar que iremos assistir a uma mudança substancial, não só em aspetos importantes do regulamento da marca comunitária que infra se enunciarão, mas também a médio prazo, no que respeita à harmonização nos Estados Membros com a reforma da Diretiva (UE) 2015/2436.

Assim, em paralelo, está previsto um período de três anos, para que se adapte a legislação nacional de cada país.
No dia 14 de Janeiro iniciou-se o prazo de 3 anos para que Portugal proceda à transposição da Directiva (EU) 2015/2436 (prazo máximo de 7 anos).

De entre as diversas alterações introduzidas pelo novo Regulamento, destacam-se as seguintes:

1) Alteração institucional – Novas designações:

A Marca Comunitária passará a designar-se “Marca da União Europeia” (marca da UE, em inglês: European Union trademark) e o Instituto de Harmonização do Mercado Interno passa a chamar-se Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE) (em inglês: «EUIPO» / «European Union Intellectual Property Office»);

2) Alteração ao nível das taxas - Redução:

A partir de 23/03/2016 a taxa a pagar por um pedido de registo de Marca UE vai passar a incluir apenas uma classe de produtos/serviços - introdução do sistema “one-class-per-fee”, deixando a taxa de abranger, como sucedia até agora, até três classes de produtos e/ou serviços.

De uma forma geral, assistimos a uma ligeira redução dos valores, sendo que a redução mais significativa ocorre na taxa de renovação. Também ao nível dos nossos honorários fizemos a revisão de alguns dos valores mais relevantes tendo em consideração o que sabemos ser o interesse de muitos clientes em expandir ou rever o seu portefólio de Marcas da União Europeia.



3) Centralização exclusiva do depósito do pedido do IPIUE

Eliminação da possibilidade de apresentação de pedidos de registo de marcas da UE nos institutos nacionais dos Estados-Membros da União Europeia. O novo Regulamento apenas prevê que os pedidos possam ser submetidos no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE)

4) Classificação de produtos e serviços

O novo regulamento terá enorme impacto sobre a forma de indicação dos produtos e serviços relevantes para o registo de uma determinada marca, exigindo-se maior clareza na utilização de termos gerais.

No entanto, dado que o Instituto seguiu até 22/06/2012 uma interpretação diferente (não-literal), para os pedidos de registo de marcas comunitárias anteriores a essa data que estejam registadas para a totalidade do título de uma classe da Classificação de Nice, haverá a necessidade de adaptar no prazo máximo de seis meses - de 23 de Março de 2016 a 24 de Setembro de 2016- , as epígrafes gerais das classes a epígrafes mais específicas e precisas, declarando que a marca visa certos produtos ou serviços não-literalmente abrangidos mas incluídos na classe relevante.

Este prazo é conferido aos titulares para delimitar o âmbito de proteção do seu registo de marca.

Caso contrário, se não for apresentada declaração, as marcas protegerão exclusivamente o teor literal das suas classes e, em alguns casos, poderá supor a falta de proteção da totalidade ou parte dos produtos e serviços de interesse para o cliente. Esta alteração é assim de extrema importância para os titulares das marcas:

- pedidas antes de 22 de Junho de 2012,

e

- registadas para toda a epígrafe da classe.

Relativamente a esta faculdade de apresentação da referida Declaração, será enviada correspondência específica com um informativo para os titulares das marcas que sejam abrangidos por esta situação.

5) Reforço da proteção das denominações de origem, indicações geográficas e menções tradicionais do vinho como motivos absolutos de recusa do registo de marcas.

6) Reforço da proteção das marcas com reputação.

7) Introdução da possibilidade de registo, ao nível da UE, de marcas coletivas (de “associação” e marcas de certificação).

8) Ampliação do tipo de sinais distintivos possíveis

Com o novo Regulamento, assiste-se à eliminação da obrigatoriedade do requisito de representação “gráfica” da marca, facilitando-se a apresentação e reconhecimento de outras formas de marcas não convencionais (ex. cor, som ou movimento), no entanto apenas no que diz respeito a produtos.
A partir de 1/10/2017, os sinais podem ser representados em qualquer forma apropriada de desde que sejam suscetíveis de representação por meios tecnológicos e desde que a sua representação seja clara, precisa e objetiva. (tal introdução irá ser desenvolvida e atualizada, sendo o resultado ainda incerto)

9) Reforço dos direitos conferidos pelo registo da marca

Previsão da possibilidade de reação através da apreensão de mercadorias contrafeitas em trânsito no território da União Europeia, proibição de actos preparatórios de infrações, por exemplo, quanto a embalagens, rótulos, etiquetas em que a marca seja aposta, contra a vulgarização do sinal, contra o uso do sinal a título de nome comercial ou em violação da Diretiva relativa à publicidade enganosa e comparativa, entre outros.


As referidas alterações entraram em vigor em 23 de março de 2016.